Передача торговельної марки ЄС — це зміна власника зареєстрованого знака, яка вноситься до реєстру EUIPO. На відміну від ліцензування, де власник лишається тим самим, а інша особа отримує лише право користування, тут відбувається повна зміна проприєтора.
Основні вимоги до передачі EUTM встановлює стаття 20 Регламенту (ЄС) 2017/1001, зокрема правила щодо письмової форми, часткової передачі та внесення зміни власника до реєстру. У питаннях права власності, які статті 20–28 EUTMR спеціально не врегульовують, застосовуються правила відповідного національного права, визначеного за критеріями статті 19 EUTMR.
Торговельну марку ЄС можна продати або внести як негрошовий вклад до капіталу компанії — обидва варіанти передбачають зміну власника. Окремо марка може бути предметом застави чи іншого права in rem — у цьому випадку власник не змінюється, тож юридично це не “передача” в тому самому сенсі.
Дві форми зміни власника — і застава окремо
Продаж — найпростіший випадок: власник передає права новому проприєтору за договором. Передача може бути повною (щодо всіх товарів і послуг реєстрації) або частковою — коли переходить лише частина товарів або послуг, для яких зареєстрована марка. Перелік визначається відповідно до Ніццької класифікації, але сама передача прив’язана не до класів як таких, а до конкретних товарів чи послуг усередині них.
Внесок до статутного капіталу за суттю теж є переходом права власності — марка переходить від засновника до товариства. Конкретна правова підстава та документи, якими оформлюється таке внесення, залежать від застосовного національного корпоративного права. Для EUIPO ж сама операція оформлюється як звичайна зміна власника за умови подання належних доказів переходу права.
Застава стоїть окремо. Право власності на марку не переходить, вона лишається забезпеченням зобов’язання — право in rem за статтею 22 EUTMR. Щоб заставу можна було протиставити третім особам, її варто внести до реєстру EUIPO на прохання однієї зі сторін.
Письмова форма і що EUIPO реально вимагає
Для договірної передачі потрібен письмовий документ із підписами обох сторін; вимога статті 20(3) щодо такого договору не застосовується, коли передача є результатом судового рішення.
Самого обміну листами чи погодження умов у переписці недостатньо, якщо з документів не можна підтвердити дотримання вимоги про письмову форму та підписи обох сторін. Водночас EUIPO на практиці не завжди вимагає подання повного тексту договору: якщо заявку на реєстрацію передачі подає новий власник разом із декларацією, підписаною попереднім власником про згоду на реєстрацію, цього достатньо — додаткові докази не потрібні.
Чому запис у реєстрі має значення для обох сторін
Сам факт підписання договору ще не робить нового власника захищеним перед третіми особами. Стаття 27(1) EUTMR встановлює: правочини за статтями 20, 22 і 25 мають дію щодо третіх осіб у всіх державах-членах лише після внесення до реєстру EUIPO. До внесення такий правочин усе ж може мати дію щодо третьої особи, яка на момент набуття своїх прав знала про попередню передачу.
Заявку на реєстрацію варто подавати одразу після оформлення переходу права, а не відкладати цей крок.
До внесення нового власника до реєстру існують обмеження щодо можливості посилатися на передачу перед третіми особами та перед EUIPO. Зокрема, відомство продовжує орієнтуватися на дані реєстру при направленні офіційної комунікації — новий власник не отримуватиме адресовану йому комунікацію EUIPO у відповідних провадженнях, наприклад у межах inter partes процедур.
Водночас після подання заявки на реєстрацію передачі набувач уже може здійснювати певні процесуальні дії для дотримання строків перед відомством, ще до завершення внесення запису. Це і є ключова різниця: сам перехід права вже відбувся між сторонами, але EUIPO ще не внесла його до реєстру — а це різні речі з різними правовими наслідками.
Той самий принцип діє і при продажу бізнесу в цілому — за загальним правилом торговельна марка автоматично переходить разом із підприємством, якщо законодавство, що регулює угоду, або обставини прямо не вказують на інше.
Алгоритм подання заявки на запис передачі
- Перевірка реєстру EUIPO перед підписанням договору — застави, ліцензії, незавершені процедури.
- Укладення письмового договору з підписами обох сторін — продавця (або дарувальника) і набувача.
- Подання заявки на запис (форма Mod.008). Її може подати попередній власник, новий власник або обидві сторони разом; повний текст договору при цьому не завжди потрібен — часто достатньо декларації, підписаної попереднім власником. Для часткової передачі заявка додатково включає перелік конкретних товарів чи послуг, а не класів МКТП.
- Оплата: за запис повної передачі торговельної марки ЄС плата не стягується.
- Внесення запису до реєстру EUIPO — момент, із якого передача, за загальним правилом, набуває чинності щодо третіх осіб; публікація в бюлетені йде слідом як окрема дія.
Статті 19–27 EUTMR застосовуються також до заявок на EUTM відповідно до статті 28 — перехід прав можливий і на стадії заявки, до завершення реєстрації.
Хто може подати заявку
Заявку на реєстрацію передачі може подати попередній власник, новий власник або обидві сторони разом. Коли перехід відбувається за судовим рішенням чи в результаті універсального правонаступництва — наприклад, злиття компаній, — попередній власник фізично не може підписати заявку. У такому разі її супроводжують документами, що підтверджують саме злиття чи правонаступництво, наприклад витягом із торговельного реєстру.
Скільки коштує зміна власника EUTM
Плата за реєстрацію повної передачі торговельної марки ЄС не стягується. Це відрізняє процедуру від, наприклад, поділу заявки, який залишається платним.
Застава і внесення EUTM до капіталу компанії
Перед встановленням застави варто перевірити вже зареєстровані ліцензії на торговельну марку ЄС та інші права щодо марки: вони можуть впливати на економічну цінність активу й позицію кредитора.
Розбіжність між тим, що записано в установчих документах товариства при внесенні марки до статутного капіталу, і тим, що зафіксовано в реєстрі EUIPO, може створити невизначеність щодо належності права та ускладнити подальші операції з маркою, якщо процедуру пройти лише частково.
Часткова передача не може бути територіальною: EUTM неможливо передати одній особі “для Німеччини”, а іншій — “для Франції”. Частковість стосується лише товарів або послуг, а унітарний характер марки на всю територію ЄС зберігається.
Типові помилки власників
Одна з типових помилок — вважати, що усної домовленості або обміну листами достатньо, поки все “по-хорошому” між сторонами.
Інша типова ситуація: договір уже підписаний, але заявку на внесення передачі відкладають, розраховуючи зробити це “потім”. До внесення запису новий власник не отримуватиме адресовану йому комунікацію EUIPO у відповідних провадженнях, зокрема в межах заперечення.
При частковій передачі сторони недостатньо чітко прописують перелік товарів або послуг за класами МКТП, що переходять новому власнику. Це створює невизначеність щодо обсягу переданих прав і може призвести до спору між сторонами або до недоліків у заявці на реєстрацію передачі.
Відмова від попередньої перевірки марки перед угодою — ще одне джерело ризику: торговельна марка ЄС як актив бізнесу несе юридичні ризики, які не видно із самого свідоцтва про реєстрацію — застави на користь третіх осіб, спори щодо реального використання знака, розбіжність між установчими документами товариства й даними реєстру.
Перед підписанням договору про передачу прав перевірте реєстр EUIPO на застави, ліцензії та поточні провадження щодо марки. Подавайте заявку на внесення передачі одразу після оформлення переходу права: до внесення запису до реєстру передачу, за загальним правилом, не можна протиставити третім особам, які про неї не знали.
