Торговельну марку часто реєструють і забувають: отримали свідоцтво — питання нібито закрите. Але торговельна марка як актив бізнесу працює лише тоді, коли з нею продовжують поводитись юридично коректно і після реєстрації. Помилки на цьому етапі ускладнюють захист бренду й можуть створювати ризики для вартості компанії.
Чому марка може становити істотну частину нематеріальної цінності
Торговельна марка може враховуватися при оцінці компанії, інвестиційній угоді чи продажу бізнесу, бути предметом ліцензування, підтримувати юридичну ексклюзивність позначення на відповідному ринку і слугувати інструментом захисту від неправомірного використання ідентичних або схожих позначень за умов, визначених законодавством. Під час due diligence інвестори та покупці аналізують не лише факт реєстрації, а й юридичний статус торговельної марки.
Невикористання: право не зникає одразу, але стає вразливим
Якщо протягом п’яти років після реєстрації EUTM не була введена в genuine use у ЄС щодо товарів або послуг, для яких її зареєстровано, права можуть бути припинені за статтею 58(1)(a) EUTMR — але не автоматично. П’ятирічне невикористання не припиняє реєстрацію в момент спливу строку, однак робить право вразливим: третя особа може ініціювати процедуру припинення прав через невикористання, а в окремих провадженнях власнику може знадобитися доводити genuine use, щоб ефективно посилатися на марку.
Власник марки не відповідає структурі бізнесу
Поширена ситуація: марка зареєстрована на фізичну особу, засновника чи стару компанію, тоді як операційну діяльність веде вже інша юридична особа. Такий розрив ускладнює продаж компанії чи залучення інвестицій — юристи покупця бачать актив, оформлений не на того, хто ним фактично користується.
Якщо фактичний ланцюг переходу прав не відповідає даним реєстру, перед угодою може знадобитися відновити документи, підтвердити chain of title і внести зміни через офіційну передачу прав в EUIPO. Якщо таку прогалину виявляють уже під час due diligence, сторонам доводиться усувати її паралельно з угодою, що може затримати closing або вплинути на умови transaction.
Реєстрація не покриває реальну діяльність
Бізнес реєструє марку на старті, а з часом розширює асортимент, запускає нові напрямки роботи, виходить на суміжні ринки. Після подання заявки перелік товарів і послуг можна обмежити, але не розширити шляхом додавання нових позицій. Тому охоплення нової діяльності вимагає подання окремої нової заявки та сплати додаткових офіційних зборів EUIPO — і закладати цей бюджет варто заздалегідь, поки не з’явилася конфліктна заявка третьої особи щодо тих самих нових товарів чи послуг.
Пропущені конфліктні заявки
EUIPO не блокує автоматично кожну нову заявку лише тому, що існує схожа раніша марка. Якщо власник не відстежує нові заявки, він може не помітити потенційний конфлікт у межах тримісячного строку для заперечення після публікації. Системний watch-моніторинг реєстру EUIPO вирішує саме цю прогалину. Після реєстрації opposition вже недоступна, і для оскарження права можуть знадобитися інші процедури, зокрема invalidity proceedings.
Коли ці прогалини стають очевидними
Найчастіше юридичні недоліки торговельної марки виходять на поверхню у критичні моменти: під час залучення інвестора, при продажу бізнесу чи частки, при виході на ринок ЄС, у разі спору з партнером або конкурентом. Саме тоді з’ясовується, що інтелектуальний капітал компанії не готовий виконувати роль повноцінного активу.
Юридичний супровід торговельних марок дозволяє звернути увагу на частину цих ризиків до того, як вони можуть стати проблемою під час due diligence. Бюро Dr. Emil Benatov & Partners консультує з питань, пов’язаних із даними про власника, охопленням товарів і послуг та історією використання марки, а також може порадити щодо контролю за новими заявками третіх осіб, які потенційно перетинаються з вашими знаками.
