Власники торговельних марок ЄС нерідко зосереджуються на самому факті реєстрації — і мало думають про те, що відбувається далі. Між тим зареєстрований знак — це майновий актив, який можна передати в користування третім особам, отримуючи роялті або паушальні платежі, розширювати присутність бренду на нових ринках без власних інвестицій у виробництво чи дистрибуцію, будувати франчайзингові мережі на основі зареєстрованої ТМ.
Інструментом для всього цього є ліцензійний договір на торговельну марку. Але щоб він захищав, а не шкодив, його потрібно правильно структурувати — і розуміти, що відбувається з правами, якщо щось пішло не так.
Що таке ліцензія на торговельну марку ЄС
Ліцензія на торговельну марку ЄС — це дозвіл власника знака (ліцензіара) іншій особі (ліцензіату) використовувати цей знак для частини або всіх товарів і послуг, для яких він зареєстрований, на всій або частині території Євросоюзу. Правову основу ліцензування торговельних марок ЄС становлять статті 25–27 Регламенту ЄС 2017/1001 про торговельну марку Євросоюзу (EUTMR).
Важливо розуміти, що ліцензія — це не відчуження права. Власник знака лишається тим самим: змінюється лише обсяг того, хто і як може цей знак використовувати.
Види ліцензій: виключна, невиключна, одинична
Перш ніж підписувати будь-який договір, сторони мають визначитися з типом ліцензії, оскільки від цього залежить комерційна логіка всієї угоди.
Виключна ліцензія надається лише одному ліцензіату і виключає право власника самостійно використовувати знак у тій сфері, яку охоплює договір. Це максимальний обсяг прав для ліцензіата — і відповідно найдорожчий варіант. Типовий сценарій: залучення великого інвестора або партнера, якому потрібна гарантія ексклюзивності.
Невиключна ліцензія дозволяє власнику одночасно надавати аналогічні права необмеженій кількості ліцензіатів і самостійно використовувати знак. Саме цей вид найчастіше лежить в основі франчайзингових моделей, де бренд тиражується через мережу незалежних операторів.
Одинична ліцензія — проміжний варіант: видається одному ліцензіату, але власник зберігає за собою право паралельного використання. Видати ще одну ліцензію третій особі при цьому не можна.
Вибір між цими видами — стратегічне рішення, яке слід ухвалювати ще до початку переговорів, орієнтуючись на бізнес-цілі та ринкову позицію бренду.
Що обов’язково має бути в ліцензійному договорі
Хоча матеріальне право окремих країн ЄС може по-різному ставитися до усної форми ліцензії, для реєстрації ліцензії в EUIPO та уникнення спорів письмова форма є обов’язковою на практиці: відповідно до статті 26(3) EUTMR, у разі подання заяви про реєстрацію ліцензіатом необхідно надати докази ліцензії, підписаної обома сторонами. Будь-який ліцензійний договір на ТМ ЄС повинен містити щонайменше такі елементи:
Ідентифікація знака: номер реєстрації EUTM, повне найменування, клас або класи МКТП, для яких надається ліцензія. Якщо ліцензія охоплює лише частину класів, це має бути чітко прописано.
Територія дії: ліцензія може поширюватись на всі 27 держав-членів ЄС або лише на окремі країни. Стаття 25(1) EUTMR прямо передбачає можливість часткового територіального покриття.
Строк дії та умови припинення: безстрокові ліцензії можуть створити проблеми при зміні власника знака або погіршенні відносин між сторонами. Обов’язково вкажіть строк, порядок пролонгації та підстави для розірвання.
Розмір і порядок виплати винагороди: роялті (відсоток від обороту або прибутку), паушальний платіж (фіксована сума) або комбінована модель — кожен варіант має свої податкові та облікові наслідки. Ціна ліцензії законодавчо не обмежена і визначається сторонами самостійно.
Контроль якості: це один із найчастіше ігнорованих, але критично важливих пунктів. Якщо ліцензіат використовує знак для товарів або послуг нижчої якості, це безпосередньо шкодить репутації марки. Власник повинен зберегти за собою право перевірки і встановити мінімальні стандарти використання.
Субліцензування: якщо ліцензіат матиме право передавати отримані права далі — це має бути прямо передбачено договором. Без такого застереження субліцензія буде недійсною.
Реєстрація ліцензії в EUIPO: чому це не формальність
Реєстрація ліцензійного договору в EUIPO є правом, а не обов’язком сторін — стаття 25(5) EUTMR. Проте наслідки незареєстрованої ліцензії можуть бути дуже болісними.
Стаття 27(1) EUTMR встановлює: правочини щодо торговельної марки ЄС, зокрема ліцензія, мають силу щодо третіх осіб у всіх державах-членах лише після внесення до Реєстру EUIPO. До моменту реєстрації ліцензія діє між сторонами договору, але не захищає ліцензіата від претензій нових набувачів прав на знак.
Практичний приклад: якщо власник ТМ передає знак третій особі після укладення ліцензійного договору, але ліцензія не зареєстрована, новий власник у більшості випадків зможе не визнавати права ліцензіата — якщо тільки не доведено, що він знав про ліцензію на момент придбання. Саме таку ситуацію розглядав Загальний суд ЄС у справі T-679/22 (Brandavid / Shaman Spirits / Global Drinks): суд підтвердив, що для реєстрації ліцензії в EUIPO потрібна згода актуального (а не колишнього) власника знака.
Крім захисту щодо третіх осіб, зареєстрована ліцензія дає ліцензіату такі права: мати право на отримання від EUIPO повідомлення про спливання строку дії ТМ (ст. 53(2) EUTMR); бути поінформованим про намір власника відмовитись від знака (ст. 57(3) EUTMR); ініціювати позови про порушення прав на ТМ у разі бездіяльності власника — з урахуванням обмежень для виключної чи невиключної ліцензії (ст. 25(3) EUTMR).
Процедура реєстрації ліцензії ведеться через онлайн-портал EUIPO (User Area). Реєстрація ліцензії в електронній формі є безкоштовною; збір у розмірі 200 євро стягується лише у разі подання заяви в паперовій формі. Заявку може подати будь-яка зі сторін договору. Детальний порядок визначено статтею 26 EUTMR.
Що відбувається при зміні власника знака
Ліцензія, внесена до Реєстру EUIPO, “переходить” разом зі знаком при його відчуженні: новий власник отримує знак, обтяжений ліцензійним договором, і зобов’язаний його дотримуватись. Незареєстрована ліцензія такого автоматичного захисту не має.
Саме тому при підготовці будь-якої угоди про передачу або ліцензування ТМ ЄС юридична перевірка Реєстру EUIPO є обов’язковим першим кроком — так само, як перевірка обтяжень при купівлі нерухомості.
Ліцензія і франчайзинг: де межа
Ліцензійний договір на торговельну марку і договір франчайзингу (комерційної концесії) — не одне й те саме, хоча ліцензія на ТМ є обов’язковим елементом франшизи. Франчайзинг передбачає передачу значно ширшого пакету: комерційного найменування, фірмового стилю, ноу-хау, бізнес-процесів, операційних стандартів. Якщо мета — тиражування бізнес-моделі під єдиним брендом, одна лише ліцензія на знак не закриє всі правові потреби.
Практичні кроки для власника ТМ ЄС, який планує ліцензування
Перш ніж підписувати перший ліцензійний договір, варто переконатись, що реєстрація ТМ ЄС актуальна і дійсна — перевірте статус у базі eSearch plus на сайті EUIPO. Визначте стратегічний тип ліцензії залежно від бізнес-цілей і переговорної позиції. Пропишіть у договорі всі суттєві умови, зокрема контроль якості та порядок субліцензування. Подайте заяву про реєстрацію ліцензії до EUIPO одразу після підписання договору — не відкладайте до виникнення спору. Якщо йдеться про кілька країн або складну структуру прав, залучіть акредитованого представника при EUIPO для супроводу.
Ліцензування торговельної марки — ефективний спосіб монетизувати інтелектуальну власність і масштабувати бізнес. Але навіть добре складений договір без реєстрації в EUIPO залишає ліцензіата вразливим, а власника — з ілюзорним контролем. Якщо ви плануєте укласти ліцензійний договір на ТМ ЄС або хочете перевірити вже наявний, зверніться до спеціалістів Patent Bureau Dr. Emil Benatov & Partners — ми супроводжуємо такі угоди від консультації до реєстрації в EUIPO
