Зауваження EUIPO про перешкоди для реєстрації — це ще не остаточна відмова. Заявник отримує можливість відповісти на зауваження і, залежно від підстави, подати аргументи та докази або змінити заявку в дозволених межах до ухвалення рішення.
Перш ніж говорити про дії, варто розділити три різні ситуації, які на практиці часто плутають: недоліки самої заявки, зауваження EUIPO за абсолютними підставами під час експертизи та опозиція, яку після публікації заявки можуть подати особи, що мають відповідні раніші права. Ця стаття — саме про другу ситуацію: що відбувається, коли експертиза EUIPO знаходить перешкоду для реєстрації, і що з цим робити заявнику.
Чому EUIPO висуває зауваження під час експертизи
Після подання заявки EUIPO спочатку перевіряє формальні вимоги та класифікацію товарів і послуг за Ніццою. Якщо з формальностями все гаразд, заявка проходить перевірку на абсолютні підстави відмови за Art. 7(1) EUTMR — і лише після цього публікується.
Основні групи абсолютних підстав:
- відсутність розрізняльної здатності — Art. 7(1)(b) EUTMR: позначення не сприймається як індикатор походження товару, а не як декоративний елемент чи загальна інформація;
- описовість — Art. 7(1)(c) EUTMR: слово чи зображення прямо описує вид, якість, кількість або призначення товару;
- загальновживаність позначення в мові або діловій практиці для відповідних товарів — Art. 7(1)(d) EUTMR;
- форма товару чи інша характеристика, що випливає з природи товару, потрібна для отримання технічного результату або надає товару істотну цінність — Art. 7(1)(e) EUTMR. На відміну від підстав за Art. 7(1)(b)–(d), цю підставу не можна подолати доказами набутої розрізняльної здатності через використання за Art. 7(3) EUTMR;
- оманливість щодо характеру, якості чи географічного походження товару, суперечність публічному порядку та моралі, а також конфлікт із захищеними гербами, прапорами, географічними зазначеннями чи іншими офіційними позначеннями — Art. 7(1)(f)–(l) EUTMR.
EUIPO не відмовляє в реєстрації ex officio лише тому, що існує схожа раніша марка. Конфлікт із ранішими правами належить до відносних підстав і може стати предметом опозиції після публікації заявки — детальніше про строки, докази використання й тактику в матеріалі про заперечення третіх сторін в EUIPO.
Зауваження EUIPO — це ще не відмова
Art. 42(2) EUTMR не дозволяє відмовити в заявці, не надавши заявнику можливості відкликати або змінити її в дозволених межах чи подати свої пояснення (observations). Якщо експертиза знаходить абсолютну підставу, EUIPO надсилає обґрунтоване зауваження (reasoned objection), в якому вказує конкретну підставу і встановлює строк для відповіді.
У цей строк заявник може відповісти, змінити заявку в дозволених межах або відкликати її. Тільки якщо заявник не подолав зауваження, EUIPO ухвалює рішення про відмову — повністю або частково.
Не варто чекати цього рішення, щоб почати діяти. Найбільше можливостей вплинути на результат — саме на етапі відповіді на зауваження, поки рішення ще не прийняте.
Що робити після зауваження EUIPO
- Перевірити конкретну підставу і строк, вказаний у повідомленні EUIPO. Універсального строку немає — його завжди встановлює саме це конкретне зауваження.
- Оцінити, чи можна подолати зауваження аргументами: як позначення сприймається відповідною публікою, чи є в ньому нетипові елементи, чи справді слово описує саме заявлені товари й послуги.
- Якщо зауваження стосується лише частини товарів або послуг, звуження їх переліку в окремих випадках може усунути підставу для відмови щодо решти. Чинні Guidelines EUIPO прямо розглядають обмеження специфікації як один зі способів подолати такі зауваження.
- За відповідних умов розглянути доведення набутої розрізняльної здатності через використання — Art. 7(3) EUTMR. Ця підстава може подолати відмову за Art. 7(1)(b)–(d), але не застосовується до Art. 7(1)(e).
- Подати спостереження (observations) і докази до встановленого строку — саме це офіційно фіксує позицію заявника в справі.
Що можна змінити в заявці, а що ні
Art. 49(1) EUTMR дозволяє в будь-який момент повністю відкликати заявку або обмежити перелік товарів і послуг — це можна зробити навіть після публікації.
Art. 49(2) EUTMR дозволяє виправити лише ім’я та адресу заявника, описки чи явні помилки — за умови, що виправлення не змінює суттєво саму марку і не розширює перелік товарів і послуг. Розширити перелік товарів і послуг після подачі заявки не можна. Використовувати процедуру виправлення для суттєвої зміни заявленої торговельної марки також не можна — для нового позначення потрібна нова заявка.
Правильний вибір класів впливає і на ризик зауваження за абсолютними підставами, і на подальшу опозицію — детальніше про це в матеріалі про МКТП і класифікацію товарів і послуг.
Повна і часткова відмова
Якщо аргументи заявника не подолали зауваження, EUIPO відмовляє в реєстрації — щодо всієї заявки або лише щодо частини товарів і послуг (Art. 42(1) EUTMR).
Часткова відмова практично важлива: вона не означає втрату всієї заявки. Марка може бути зареєстрована для тих товарів і послуг, щодо яких підстава для відмови не застосовується, а щодо решти — заявник вирішує, оскаржувати рішення чи відмовитись від спірної частини специфікації.
Коли починається оскарження
Після рішення про повну чи часткову відмову особа, для якої воно несприятливе, може подати апеляцію до Board of Appeal EUIPO.
Notice of appeal подається протягом двох місяців від дати нотифікації рішення, і в цей самий строк має бути сплачено збір за апеляцію — €720. Statement of grounds подається протягом чотирьох місяців від тієї ж дати (Art. 68 EUTMR).
Строки, вимоги до обґрунтування апеляції та порядок розгляду в Board of Appeal ми детально розбираємо в матеріалі «Апеляція в EUIPO: строки, процедура та наслідки для торговельної марки ЄС».
Якщо EUIPO надіслало зауваження щодо вашої заявки або вже ухвалило рішення про повну чи часткову відмову, Dr. Emil Benatov & Partners може проаналізувати підставу, підготувати відповідь на зауваження або супроводжувати оскарження рішення в Board of Appeal.
