Набута відмітність торговельної марки ЄС — це шлях порятунку заявки, якщо позначення саме собою вважається описовим чи занадто загальним. EUIPO має право відмовити в реєстрації на підставі статті 7(1)(b),(c) Регламенту (ЄС) 2017/1001, але заявник може довести, що знак усе ж набув розрізняльної здатності через реальне використання (ст. 7(3)). Головне питання тут не “чи можна довести”, а на якій саме території ЄС потрібно показати цю зміну сприйняття споживача.
Унітарний характер марки і чому це ускладнює доказування
Торговельна марка ЄС “стоїть або падає” як єдине право: відмова чи недійсність, зумовлена браком розрізняльної здатності хоча б у частині Союзу, впливає на реєстрацію в цілому. Звідси випливає практичний наслідок — доказ набуття має покривати всю територію, де існує первинна перешкода, а не лише окремі великі ринки.
Якщо знак спершу нерозрізняльний, заявник повинен показати, що значна частина відповідної аудиторії в ЄС почала сприймати позначення саме як вказівку на комерційне походження товару чи послуги, а не як опис їхніх властивостей.
Окремо варто зафіксувати часову межу: на етапі експертизи заявки релевантною є саме дата подання — стан сприйняття споживача оцінюється на цей момент. У процедурі визнання недійсності вже зареєстрованої марки практика (зокрема справа Decathlon, T-349/19) допускає врахування й періоду між реєстрацією та датою подання заяви про недійсність. Але для заявника, що готує заявку, орієнтир один: доказова база має підтверджувати ситуацію станом на дату подання, а не на момент розгляду спору.
Що насправді вимагають EUIPO і суди по території
Об’єднані справи Nestlé проти Mondelez щодо форми шоколадного батончика KitKat (C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P) поставили крапку в тривалій дискусії: Суд ЄС підтвердив, що набута відмітність повинна бути доведена на всій території Союзу, де знак не мав притаманної розрізняльної здатності, — а не лише в “суттєвій частині” чи більшості ринків.
Водночас Суд прямо визнав, що це не означає обов’язку подавати окремий пакет доказів для кожної держави-члена окремо. Докази можна подавати узагальнено — по всьому Союзу, для окремих країн або для груп держав-членів, якщо ці докази здатні переконливо показати набуту відмітність і в тих країнах, для яких окремого пакету не надано. Ця можливість екстраполяції спирається на більш ранню позицію Суду у справі Lindt Goldhase (C-98/11 P, 2012), де вже було зазначено, що вимагати доказів по кожній окремій державі-члену було б нерозумним.
Мовний фактор істотно змінює саму проблемну територію. Якщо відмова базується на описовості англомовного слова, проблемною вважається практично вся територія ЄС — усталена практика EUIPO виходить із того, що англійська розуміється пересічним споживачем у переважній більшості держав-членів, а не лише в англомовних країнах. Тому доказову стратегію для такого позначення не можна звужувати до Ірландії чи Мальти — вона має покривати Союз значно ширше.
На практиці це означає: репутації лише у двох-трьох найбільших країнах ЄС здебільшого недостатньо, якщо в решті території публіка досі не пов’язує знак із конкретним підприємством.
Читайте також: про типові прорахунки заявників на етапі подання заявки — у статті про топ-5 стратегічних помилок при реєстрації ТМ ЄС.
Які докази реально оцінює EUIPO
Практика відомства й судів визнає кілька категорій доказів як придатні для доведення набутої відмітності.
Опитування споживачів у відповідних державах чи регіонах працюють, якщо методологія, вибірка й репрезентативність витримують перевірку. Дані продажів та частка ринку по країнах чи регіонах показують динаміку й географію реального використання. Маркетингові матеріали й бюджети — інвойси, медіаплани, географічний розподіл кампаній — підтверджують масштаб інвестицій у впізнаваність знака. Медійні згадки, нагороди та публічні матеріали додатково підкріплюють картину впізнаваності. Безперервність використання до дати подання заявки та близькість у часі до цієї дати мають не менше значення, ніж сам факт використання в минулому.
За нашим досвідом, найслабша ланка в підготовці такого пакету — саме причинно-наслідковий зв’язок: заявники накопичують докази присутності на ринку, але не показують прямо, як саме це використання змінило сприйняття публіки — від “опису товару” до “вказівки на конкретне джерело походження”.
Географія доказів: як покрити територію без “білих плям”
Стратегічний підхід — збирати докази по групах країн, що разом покривають усю територію, де бракує розрізняльної здатності. Ринки можна групувати за мовною чи культурною спорідненістю — наприклад, Німеччина й Австрія, Франція з Бельгією та Люксембургом, Іспанія з Португалією, — але важливо, щоб після групування не лишалося непокритих зон.
Типова помилка заявників — покладатись лише на “топ-4” країни (Німеччину, Францію, Італію, Іспанію): цього достатньо, якщо ці ринки й справді покривають усю проблемну територію, але ризиковано, коли в решті ЄС докази слабкі або взагалі відсутні. Друга поширена проблема — неповна доказова історія: одноразова рекламна кампанія рік тому не дорівнює стабільному багаторічному використанню, і EUIPO це розрізняє.
Практичний план дій для набутої відмітності
Підготовку варто вибудовувати послідовно, а не збирати докази безсистемно вже після отримання попередньої відмови.
Спочатку — аудит розрізняльності: оцінка, чи позначення справді має ризик відмови за статтею 7(1)(b),(c), і якщо так, планування доказової стратегії заздалегідь, до подання заявки. Далі — географічна матриця: карта ЄС із пріоритетними кластерами ринків, що сумарно покривають усю потрібну територію. Третій крок — збір узгодженого пакету доказів (опитування, продажі, медіа, бюджети), прив’язаного до конкретної країни чи мовного кластера і періоду до дати подачі. Останній крок — структурування самої подачі так, щоб екзаменатору EUIPO було легко побачити територіальне охоплення, безперервність використання та вплив на сприйняття споживача.
Питання, які часто виникають у заявників
Чи можна додати докази використання вже після отримання відмови від EUIPO? Так — це можливо на етапі відповіді на попередній висновок експертизи або під час подальшого оскарження рішення. Але варто розуміти: додаткові докази посилюють позицію, лише якщо вони підтверджують стан сприйняття споживача станом на дату подання заявки, а не замінюють початково слабку доказову базу новими фактами про поточну ситуацію.
Скільки коштує підготовка пакету доказів набутої відмітності? Вартість залежить від кількості проблемних ринків, обсягу необхідних опитувань та глибини аналітики продажів і маркетингових даних — це індивідуальний розрахунок, що суттєво відрізняється від фіксованих офіційних зборів EUIPO, розібраних у статті про вартість реєстрації торговельної марки ЄС.
Що з цього випливає
Торговельна марка ЄС для позначень із початково низькою розрізняльною здатністю вимагає територіально повних доказів набуття — щонайменше на всій території, де ця здатність відсутня. Узагальнення між близькими ринками допустимі, але обмежитись кількома найбільшими країнами — ризикована стратегія, яку Суд ЄС уже відхилив у справі KitKat. Грамотно спроєктований збір доказів по кластерах ЄС значно підвищує шанси на успішну реєстрацію знака, який сам собою вважався б занадто описовим чи загальним.
Якщо ваше позначення потрапляє в зону ризику за статтею 7(1)(b),(c) — має сенс провести аудит розрізняльної здатності до подання заявки, а не після відмови. Залиште запит на eutm.com.ua, і ми оцінимо ризики та спланований пакет доказів під ваш конкретний кейс.
