Добре відома торговельна марка (well-known trade mark) і торговельна марка з репутацією (trade mark with reputation) — близькі, але не тотожні правові поняття. У системі EUTMR вони спираються на різні правові підстави й можуть мати різний обсяг охорони. Розмежування цих понять важливе при поданні опозиції та побудові стратегії захисту ранішого права в EUIPO.
Нижче — де саме проходить межа між цими двома режимами, які факти потрібно доводити в кожному з них і чи існує в EUIPO окрема процедура «визнання» марки добре відомою.
Добре відома торговельна марка: правове визначення
Поняття well-known trade mark походить з Art. 6bis Paris Convention. Ця норма з’явилась ще у 1925 році саме для того, щоб закрити прогалину: захистити марку, яка фактично відома споживачам у конкретній країні, навіть якщо вона там формально не зареєстрована.
У системі EUTMR добре відома в державі-члені марка у значенні Art. 6bis Paris Convention може становити раніше право відповідно до Art. 8(2)(c) EUTMR і бути підставою для опозиції проти пізнішої заявки за передбачених Регламентом умов.
Ключова відмінність від звичайної реєстрації: реєстрація тут не обов’язкова. Добре відома марка може мати правове значення і без запису в реєстрі — за умови, що заявник спроможний довести сам факт її відомості серед відповідної публіки на території конкретної держави-члена.
Немає жодної норми, яка вимагала б, щоб марка була відомою «у всьому світі» чи обов’язково за межами однієї країни. Достатньо, щоб вона була well known саме в тій державі-члені, де заявляється охорона.
Торговельна марка з репутацією: правова основа
Trade mark with reputation — це окремий режим розширеної охорони. Art. 8(5) EUTMR передбачає відповідну відносну підставу для процедури опозиції; ця ж підстава може застосовуватися у провадженні про визнання марки недійсною через Art. 60(1)(a) EUTMR. Для заборони використання третьою особою відповідний режим закріплений в Art. 9(2)(c) EUTMR. На відміну від well-known trade mark, тут раніша марка має бути зареєстрованою: Art. 8(5) застосовується до зареєстрованої ранішої марки у значенні Art. 8(2) EUTMR.
Просто сказати, що бренд «відомий», для застосування цієї норми недостатньо. EUIPO та суди перевіряють, зокрема, такий набір елементів:
- репутацію ранішої марки на релевантній території;
- ідентичність або схожість позначень;
- наявність у свідомості відповідної публіки зв’язку (link) між знаками — це не те саме, що ймовірність змішування;
- принаймні один із передбачених нормою видів шкоди чи неправомірної переваги.
Відсутність хоча б одного з цих елементів означає відмову в захисті за Art. 8(5), навіть якщо старша марка об’єктивно відома на ринку.
Art. 8(5) також передбачає можливість використання за наявності належної підстави (due cause). Якщо заявник пізнішої марки посилається на due cause, він повинен обґрунтувати та довести обставини, які виправдовують використання відповідного позначення.
Чим добре відома ТМ відрізняється від ТМ з репутацією
Правова основа. Для well-known trade mark — Art. 6bis Paris Convention та Art. 8(2)(c) EUTMR. Для торговельної марки з репутацією — Art. 8(5) EUTMR у процедурі опозиції в EUIPO та Art. 60(1)(a) EUTMR у провадженні про визнання марки недійсною, а для заборони використання третьою особою — Art. 9(2)(c) EUTMR.
Чи потрібна реєстрація. Well-known mark може охоронятись і без реєстрації — за умови доведеної відомості на конкретній території. Art. 8(5), навпаки, застосовується виключно до зареєстрованих марок. Якщо марка не зареєстрована, можливість її використання як ранішого права потрібно оцінювати за іншими відповідними підставами EUTMR, зокрема за правилами щодо well-known marks.
Що потрібно довести. Well-known character і reputation — суміжні, але не ідентичні поняття. Перше стосується рівня впізнаваності серед відповідної публіки в конкретній державі-члені. Друге — знаннєвого порогу, встановленого в практиці CJEU: старша марка повинна бути відома значній частині публіки, якій адресовані відповідні товари чи послуги. Універсального відсотка впізнаваності, який автоматично підтверджував би той чи інший статус, законодавство не встановлює.
Територія. Вимоги до території оцінюються окремо для кожної правової підстави. Для well-known mark релевантна територія — конкретна держава-член, де заявляється охорона. Для reputation ранішої EUTM релевантною територією є Європейський Союз, при цьому не вимагається доведення репутації в кожній окремій державі-члені: достатньою може бути її суттєва частина. Для ранішої національної марки оцінюється відповідна держава-член. Жодна з цих підстав не вимагає доведеної глобальної чи міжнародної відомості.
Несхожі товари та послуги. Одна з важливих особливостей Art. 8(5) полягає в тому, що його застосування не обмежене ідентичними або схожими товарами та послугами. Захист може поширюватися і на несхожі товари чи послуги, але не виникає автоматично через популярність бренду: необхідно довести інші умови застосування цієї норми.
Тому самого посилання на загальну відомість бренду недостатньо: аргументацію потрібно будувати навколо конкретного виду шкоди або неправомірної переваги, передбаченого Art. 8(5).
Як доводиться відомість або репутація торговельної марки
Фіксованого переліку обов’язкових доказів немає. Компетентний орган — Opposition Division, Board of Appeal чи суд — оцінює докази в сукупності, а не за формальним чек-листом.
Залежно від конкретної справи та обраної правової підстави релевантними можуть бути частка ринку марки, тривалість і обсяги її використання, географічне поширення продажів, інтенсивність рекламних кампаній та розмір витрат на просування, дані про фактичні продажі, результати опитувань споживачів, а також незалежні медійні публікації, що фіксують рівень знання марки відповідною публікою.
Жоден із цих показників не оцінюється ізольовано: компетентний орган враховує всі релевантні обставини та сукупність поданих доказів. Фіксованого відсотка впізнаваності, який автоматично підтверджує reputation, законодавство не встановлює.
Так само немає встановленого мінімального строку використання, після якого марка автоматично набуває статусу well known чи reputed. Кожна справа оцінюється окремо, на основі поданих доказів.
Чи повинна марка бути відомою в усьому ЄС
Ні. Твердження, що марка «повинна бути визнана не лише в одній країні, а й за її межами», юридично некоректне і не відповідає жодній із розглянутих норм.
Для well-known trade mark за Art. 8(2)(c) EUTMR релевантна територія — конкретна держава-член, у якій діє це старше право. Марка може бути добре відомою в одній державі-члені й зовсім невідомою в іншій — це не позбавляє її статусу well known там, де відомість фактично доведена.
Для reputation за Art. 8(5) EUTMR територіальний критерій прив’язаний до типу ранішої марки. Для EUTM релевантною територією є Європейський Союз, при цьому не вимагається доведення репутації в кожній окремій державі-члені. Для національної марки релевантною є територія відповідної держави-члена. У справі C-375/97, General Motors (Chevy), CJEU сформулював загальний підхід, за яким репутація не обов’язково повинна існувати на всій релевантній території — достатньою може бути її суттєва частина.
Іншими словами, territorial test завжди прив’язаний до конкретної правової підстави і типу старшого права, а не до єдиного універсального стандарту «міжнародної відомості».
Яку додаткову охорону дає репутація торговельної марки
Art. 8(5) EUTMR дозволяє власнику репутованої зареєстрованої марки заперечити проти пізнішої заявки навіть тоді, коли товари чи послуги не є схожими — тобто без потреби доводити імовірність змішування (likelihood of confusion), як у класичному режимі Art. 8(1)(b). Натомість потрібно довести, що відповідна публіка встановлює зв’язок (link) між знаками, — це самостійна вимога, відмінна від імовірності змішування.
Норма охоплює три самостійні види шкоди чи вигоди.
Unfair advantage виникає, коли заявник пізнішого знака фактично паразитує на привабливості чи репутації старшої марки — «їде на її попутці», переносячи на власний товар асоціації, які він сам не створював.
Detriment to distinctive character (розмивання, blurring) — це послаблення здатності старшої марки ідентифікувати товари чи послуги, для яких вона зареєстрована, внаслідок розмивання її ідентичності та впізнаваності у свідомості публіки.
Detriment to repute (tarnishing) — це шкода іміджу старшої марки, коли пізніший знак використовується у контексті, що знецінює чи компрометує репутацію, побудовану роками.
Для застосування будь-якого з цих трьох сценаріїв норма також вимагає відсутності належної підстави (due cause) у заявника пізнішої марки. Якщо він доведе due cause, Art. 8(5) не спрацьовує навіть за наявності формальної схожості й доведеної репутації.
Спрощене твердження на кшталт «власник відомої марки може заборонити будь-яке схоже позначення в інших категоріях» юридично неточне: захист працює лише за доведеного конкретного виду шкоди чи вигоди, а не як загальна монополія на позначення поза межами класів реєстрації.
Чи можна зареєструвати добре відому торговельну марку в EUIPO як окремий статус
Ні. В EUIPO немає окремої процедури, аналогічної подачі заявки на EUTM, за результатом якої марка отримувала б самостійний постійний статус «well-known trade mark».
Well-known character чи reputation не реєструються заздалегідь як абстрактний статус — вони доводяться щоразу в контексті конкретної процедури: опозиції, провадження про визнання марки недійсною або судового спору про порушення прав. Тобто це не одноразове «отримання» захищеного статусу: well-known character або reputation необхідно доводити в конкретному провадженні стосовно релевантної дати, визначеної відповідною правовою підставою.
Тут варто окремо застережити українського читача: модель, за якою певний національний орган може офіційно визнати торговельну марку добре відомою з видачею відповідного документа, у системі EUIPO не застосовується. Автоматично переносити таку логіку на процедури EUIPO не варто — набір доказів, який спрацював в одній юрисдикції, не гарантує визнання well-known character чи reputation в межах EUTMR.
Практичний висновок
Репутація або добре відомий характер марки суттєво впливають на обсяг її правової охорони, але це не автоматичний привілей популярного бренду. Різниця між well-known trade mark і trade mark with reputation — це різниця в правовій підставі, вимогах до реєстрації, територіальному тесті й типі доказів, а не питання термінології.
У конкретній справі — при поданні опозиції, захисті від неї чи оцінці ризику конфлікту зі старшим правом — уже на початковому етапі важливо правильно визначити раніше право, правову підставу та факти, на яких ґрунтується вимога: різні підстави передбачають різні умови застосування і доказування.
Якщо йдеться про оцінку доказів reputation чи well-known character для конкретної марки, підготовку опозиції на основі такого старшого права або захист від подібної заяви опонента — це методична робота з фактажем і практикою EUIPO, а не формальність. Патентні повірені бюро Д-р Еміл Бенатов та Партнери аналізують наявні докази, зіставляють їх із вимогами відповідної норми та формують позицію під конкретну процедуру.
